¿Cómo protejo el activo que he generado con la transformación digital de mi empresa?

Un proceso de transformación digital conlleva a menudo el desarrollo de activos (código fuente, algoritmos. nuevos procesos, …) en los que se han invertido recursos a menudo elevados. Es crítico saber cómo protegerlos para maximizar su valor para la empresa. Según la tipología del activo la protección de este sería recomendable hacerla de uno u otro modo. En el presente artículo me limitaré a comentar la protección del software, algoritmos y aplicaciones. En un proceso de transformación digital también puede ser recomendable proteger activos como estrategias, bases de datos, procesos, metodologías, programas, etc.

1. Software y Algoritmos.

La protección de estos activos Diferencia entre programa y algoritmo - Diferenciando, es particular y compleja, para este análisis he partido de las siguientes premisas:

1. Que el desarrollo se ha realizado por un equipo interno de la compañía (otros posibles supuestos serían subcontrataciones de desarrollo, proveedores externos, etc.)

2. Que en caso de tratarse de software el mismo no se basa en códigos abiertos. Esto nos obligaría a publicar obligatoriamente las mejoras del código, salvo acuerdos de co-desarrollo del nuevo producto y podría ser objeto de protección con otras limitaciones.

En estos supuestos las opciones que tenemos para proteger esos nuevos activos generados o creados son las siguientes:

● Protección vía propiedad intelectual

Bajo esta premisa podemos inscribir en el Registro de Propiedad Intelectual ciertos elementos, pero este registro no es constitutivo de derecho y además es público. La ley de propiedad intelectual establece que las ideas no se protegen sólo la expresión de estas. Sin embargo, a efectos de una posible comercialización con licencia de uso de dicho software y de la posible limitación de su explotación ilícita la inscripción en el Registro supone la presunción de la titularidad de los derechos.

En este punto nos podemos ver en la tesitura entre hacer público nuestro desarrollo con todo lo que ello conlleva o tener que buscar otro modo de poder comercializar el mismo. Evidentemente hay opciones intermedias, que nos permitirían explotarlo sin tener que hacerlo público. Algunas de ellas podrían ser:

o Uso de herramientas que de modo digital certifican la autoría.

o Registro parcial del código.

o Acta notarial o Escrow.

Los manuales de uso, documentos de funcionalidades, diseños y otros elementos son igualmente susceptibles de protección bajo los derechos de autor.

● Protección bajo propiedad industrial-Patente

En principio la protección de los programas de ordenador no es patentable en Europa.

La existencia de una patente se precisa de tres requisitos:

● Innovación

● No sea obvia a un experto de esa área

● Susceptible de aplicación industrial

Bajo estas tres premisas y según la OEPM “una invención que se aplique a los ordenadores mediante un programa informático (por ejemplo, un sistema de gestión de datos) sí se puede patentar en Europa”.

Resumiendo: un software podría ser patentable si estuviera incluido dentro de una invención que fuese susceptible de patente. Salvo esta excepción y como regla general el software no es patentable.

No obstante lo anterior hay una fuerte corriente en Europa a favor de considerar la posible patentabilidad del software y empieza a haber recursos que abren una posible puerta a la que sería la mejor forma de protección del software EPO - T 1173/97 (Computer program product/IBM) of 1.7.1998.

● Secretos empresariales

Esta opción es probablemente una de las más interesantes y que complementada con la vía de propiedad intelectual es muy recomendable.

Se trata de considerar al software o algoritmo un secreto empresarial y darle la protección que los mismos tienen. Hay unos requisitos para poder considerarlo secreto empresarial y deben darse la totalidad de ellos para su aplicabilidad (Art.1.1 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales).

• “Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

• tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

• haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto”

Si se dan estos tres requisitos, habida cuenta de que las medidas de protección deberían ser legales (Ej. Acuerdos confidencialidad), organizativas (Ej. Formación empleados) y técnicas (Ej. Controles de acceso), podríamos considerar nuestro desarrollo o algoritmo como un secreto empresarial.

En este supuesto la normativa establece que es posible el otorgamiento de licencias sobre dichos bienes e inclusive la imposición de sanciones por comercializaciones ilícitas.

Por estos motivos, es muy recomendable implicar al departamento legal desde el comienzo de los desarrollos y poder crear la estructura necesaria para la protección del bien.

2. Aplicaciones.

Las aplicaciones podrían ser susceptibles de protección como:

● Marcas

Las aplicaciones se pueden proteger como Marca dentro de las tipologías existentes, aunque las más habituales para app son denominativas, gráficas, figurativas o de posición.

Los derechos de la protección de la marca suponen principalmente la prohibición de uso para productos idénticos y la garantía de esta una vez obtenida durante 10 años.

No voy a entrar aquí en los usos, procedimientos y clases de obtención de las marcas. Simplemente dejar constancia que el nombre de la aplicación es susceptible y conveniente de registrarlo como marca.

● Patentes

La patentabilidad de las aplicaciones y su protección bajo este modelo se encuentra en la misma situación que lo comentado anteriormente para el software.

● Secreto empresarial

Las aplicaciones son susceptibles de protección bajo el secreto empresarial con los mismos criterios que mencioné en el apartado de software y algoritmos.

● Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de una aplicación abarcaría todos los contenidos susceptibles de derechos de autor tales como: manuales, documentos, software, mapas, etc. Y su sistema de protección sería el comentado anteriormente para el software y algoritmo.

● Diseño industrial

El diseño industrial protege la forma externa de un producto. En el caso de una aplicación podría ser aplicable a los diseños UX de la app, los banners, interfaces, etc.

Requiere de dos requisitos:

1. Que sea novedoso

2. Que tenga carácter singular

Una vez presentado en el Registro el diseño pasa por un proceso de oficio y de ser aprobado el trámite el mismo tendrá la protección de cinco años que otorga el diseño industrial, pudiendo renovarse posteriormente.

La normativa aplicable actualmente para los diseños industriales es la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y el Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

CONCLUSIONES

A la vista de lo expuesto y a la espera de que en un futuro próximo podamos hacer uso de la protección de las patentes para el software, algoritmos y aplicaciones, tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos actualmente para poder proteger todos y cada uno de los activos generados en los procesos de transformación digital.

Las opiniones aquí manifestadas son conceptos generales que no constituyen opinión profesional ni asesoría jurídica de ningún tipo.

@ 2021. Patricia Manso García, quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación total o parcial de esta obra sin autorización escrita de Patricia Manso García